INTERNAZIONALIZZAZIONE: MARCHI
L’espansione del tuo business oltre i confini nazionali richiede una riflessione fondamentale: la protezione del tuo marchio all’estero. La protezione fornita dalla registrazione è geograficamente limitata, consentendo il deposito di un marchio:
- in Italia;
- nell’Unione Europea;
- nelle singole giurisdizioni attraverso il cosiddetto Marchio Internazionale (RI);
- in singoli Stati esteri o giurisdizioni estere con i depositi diretti.
Il marchio registrato in Italia fornisce una protezione completa all’interno del territorio nazionale. Pertanto, è consigliabile quando l’attività commerciale è limitata al mercato italiano e non coinvolge esportazioni. In base a un accordo bilaterale, la registrazione italiana può essere riconosciuta legalmente anche nella Repubblica di San Marino e viceversa.
L’Unione Europea rappresenta un mercato di primaria importanza, con oltre 450 milioni di abitanti, e offre la possibilità di tutelare il tuo marchio con un unico deposito: il marchio dell’Unione Europea (MUE). Il marchio UE rappresenta una scelta strategica e conveniente per le aziende che desiderano espandere la propria presenza nel mercato europeo, garantendo una solida tutela del proprio marchio a costi contenuti.
Un marchio depositato a livello nazionale o a livello dell’Unione Europea può in seguito essere esteso a livello internazionale, includendo una serie di Stati intra ed extra comunitari che fanno parte del Sistema di Madrid (noto anche come Sistema del Marchio Internazionale). La registrazione definitiva del marchio conferisce il diritto esclusivo di utilizzare il marchio depositato solo all’interno del territorio designato.
La registrazione internazionale (semplificato Marchio Internazionale) rappresenta un’ulteriore opzione per la tutela del marchio all’estero. Offre maggiore flessibilità, permettendo di concentrare la protezione nei mercati di maggiore interesse.
MARCHIO dell’Unione europea
MUE: marchio UE
Attraverso la presentazione di una domanda di marchio presso EUIPO
UE
brevemente
- un marchio unico per 27 paesi dell’UE: Il MUE vanta un carattere unitario, il che significa che si tratta di un unico marchio che può essere registrato, gestito ma anche invalidato per l’intera Unione Europea. Questo offre notevoli vantaggi in termini di semplicità e costi rispetto alla registrazione individuale in ogni singolo Paese membro.
- costo contenuto, rispetto ai depositi diretti nei singoli Paesi: la tassa di deposito di una domanda di marchio in 1 classe ammonta attualmente a Euro 850; da aggiungere eventualmente la tassa per ciascuna classe successiva (da 50 a 150 Euro per ciascuna classe); I costi di registrazione sono inferiori rispetto alla somma dei costi per la registrazione individuale in ogni singolo Paese membro.
- la procedura veloce: si arriva alla registrazione in media entro 6-8 mesi
- il territorio italiano rientra nella tutela prevista dal MUE: se registri un MUE, non è necessario depositare un marchio italiano separato, poiché l’Italia è già inclusa nell’area di protezione
- non serve un marchio di base per procedere: a differenza della registrazione internazionale, non serve avere una domanda o una registrazione nazionale di base per richiedere il MUE
- ATTENZIONE: non sono coperti Svizzera, Norvegia, Regno Unito: il MUE non copre nazioni europee extra-UE. Per questi territori, potrebbe essere necessaria la registrazione individuale del marchio.
Attenzione ai marchi simili
Tuttavia, è importante ricordare che la registrazione di un MUE non è automatica. L’esistenza di un marchio identico o simile, che tutela prodotti o servizi simili anche in uno solo dei Paesi membri, potrebbe ostacolare la registrazione del tuo MUE. La valutazione dei requisiti di registrabilità e della confondibilità avviene tenendo in considerazione tutte le lingue ufficiali dell’UE.
registrazione internazionale
IR: “marchio internazionale”
Attraverso la presentazione di una domanda di marchio internazionale presso la WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), è possibile richiedere la protezione del segno in vari Paesi europei ed extraeuropei che aderiscono al Sistema di Madrid (Accordo di Madrid e/o Protocollo di Madrid).
RI
brevemente
- non è un marchio unico che copre tutte le giurisdizioni, ma è un insieme di marchi nazionali connessi: la registrazione internazionale non fornisce un marchio unico valido in tutto il mondo, ma piuttosto una serie o un fascio di marchi nazionali ottenuti dai rispettivi Uffici competenti, conformemente alle leggi nazionali.
- ciascun marchio nazionale è soggetto alle procedure previste a livello locale
- è necessario presentare un marchio di base per richiedere la registrazione internazionale: è necessario possedere un “marchio di base” in uno dei Paesi aderenti agli accordi, come un marchio italiano o un marchio UE. La domanda viene depositata presso l’Ufficio Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) e include la designazione dei Paesi in cui si desidera ottenere la tutela.
- la registrazione internazionale avrà valore soltanto nelle giurisdizioni designate.
- oltre alla tassa base sono previste le tasse individuali che variano in base alle giurisdizioni selezionate: il costo totale dipende dal numero di Paesi designati
- il Sistema di Madrid semplifica le procedure di domanda e riduce i costi, consentendo ai titolari di marchi nazionali o dell’UE registrati o in fase di registrazione di ottenere la protezione in diverse giurisdizioni estere. Il vantaggio rispetto ai depositi diretti nei singoli Paesi d’interesse sta nella “gestione” centralizzata di tutti i marchi nazionali attraverso il portale della WIPO. Non è richiesto l’incarico dei rappresentati locali, a meno di non ricevere le obiezioni dagli Uffici brevetti e marchi o le opposizioni, se previste dalla procedura. In determinate circostanze si presenta comunque necessario incaricare un rappresentante locale. Il costo totale del marchio internazionale dipende dal numero di Paesi designati e include una tassa di base e tasse individuali per ciascun Paese.
- è importante consultare l’elenco aggiornato dei Paesi coperti dalla procedura internazionale sul sito della WIPO. Nel caso in cui i Paesi di interesse non partecipino alla procedura internazionale, sarà necessario effettuare depositi separati in ciascun Paese.
- La durata del marchio è di 10 anni, rinnovabili.
Marchi nazionali esteri
Come per l’Italia, è possibile procedere con la registrazione dei marchi all’estero nei singoli paesi d’interesse. Questa opzione è particolarmente rilevante per alcuni paesi, dove le contestazioni da parte degli esaminatori o opposizioni da parte di terzi sorgono spesso e si presenta necessario incaricare i rappresentanti locali per rispondere alle obiezioni mosse. In particolare, negli USA e in Cina è fondamentale conoscere le procedure e la giurisprudenza locale in modo da poter ottenere il massimo della tutela possibile.
Depositi diretti
Registrazione dei marchi negli USA
Marchi negli USA: Declaration of Use, Intention to Use, Statement of Use, Proof of Use
DEPOSITI DIRETTI
Registrazione dei marchi in Cina
Particolarità della procedura di registrazione dei marchi in Cina
DEPOSITI DIRETTI
Registrazione dei marchi negli UAE
Emirati Arabi: legalizzazione dei documenti, procedura
Pianificare la tua strategia di tutela
Per garantirti la massima protezione del tuo marchio all’estero, è fondamentale pianificare una strategia di tutela adeguata. Un consulente esperto in proprietà intellettuale, iscritto all’Ordine dei Consulenti in PI, può aiutarti a valutare i rischi, scegliere la tipologia di marchio più adatta alle tue esigenze e gestire l’intero processo di registrazione e deposito, sia in Italia che all’estero.
Importante ricordare che:
- Il principio di territorialità implica che la tutela del marchio si limita al territorio di registrazione.
- È consigliabile proteggere il marchio nei Paesi di utilizzo attuale e futuro, di delocalizzazione produttiva e a rischio di contraffazione.
