Registrazione dei marchi negli USA

Registrare il marchio negli USA

  • Durata: negli Stati Uniti, la durata di un marchio registrato è di dieci anni dalla data di registrazione.
  • Nella procedura di registrazione è previsto il Periodo di Opposizione di 60 giorni dopo la pubblicazione.
  • Per mantenere la registrazione in vigore, è necessario presentare una Dichiarazione di Uso Continuo (Declaration of Continued Use) tra il quinto e il sesto anno dalla registrazione.
  • Le tasse di registrazione e rinnovo del marchio negli Stati Uniti possono essere elevate: tassa ufficiale per il deposito di una domanda di registrazione varia da $250 a $350 per una classe merceologica, il deposito dello Statement of Use presuppone il pagamento della tassa di $100 per ciascuna classe, il rinnovo può costare attorno a $425 per ciascuna classe merceologica, al netto degli onorari dei consulenti in proprietà industriale.
  • La normativa statunitense in materia di marchi è complessa e richiede una conoscenza specifica, la procedura di registrazione presenta molte particolarità.
  • Designazione degli USA attraverso la registrazione internazionale (c.d. Marchio Internazionale): la tutela del marchio negli Stati Uniti può essere ottenuta anche tramite un’estensione internazionale. In questo caso, non è richiesta la presentazione dello Statement of Use.

Quando occorre presentare Declaration of Use?

  • per mantenere il marchio registrato in vigore è necessario presentare la dichiarazione di utilizzo tra il quinto e il sesto anno dalla registrazione: Declaration of Continued Use;
  • la dichiarazione di utilizzo deve essere presentata anche al rinnovo del marchio;
  • in mancanza della dichiarazione di utilizzo o qualora essa sia limitata a una parte dei prodotti e/o dei servizi rivendicati, il marchio può essere cancellato parzialmente, ovvero per prodotti e/o servizi per i quali mancano le prove di uso, o totalmente, qualora le prove di uso siano carenti o non credibili.

Cosa contiene la Dichiarazione di Utilizzo:

    • Elenco dei prodotti e/o servizi per i quali il marchio viene effettivamente utilizzato
    • Prove dell’uso del marchio per ciascun prodotto/servizio, come fatture, materiale pubblicitario o campioni

 

La domanda di registrazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione di utilizzo effettivo del marchio: “Actual Use”, qualora il marchio è già in uso sul territorio degli USA oppure dalla dichiarazione di c.d. intenzione di utilizzo “Intent to Use”.

  • Se il deposito della domanda di registrazione è stato accompagnato dall’Intent to Use, sarà necessario successivamente depositare lo “Statement of Use”, ovvero la dichiarazione di utilizzo. La domanda di registrazione accompagnata dall’”Intent to Use” non risulta sul Registro principale dei marchi USA fino alla presentazione dello “Statement of Use”. Con esso è necessario portare le prove di effettivo utilizzo del marchio per prodotti / servizi rivendicati. In presenza delle registrazioni estere del marchio interessato è possibile evitare la presentazione dello “Statement of Use”, richiedendo l’esaminatore di utilizzare come base la registrazione estera (per tramite della Petition to the Director of the USPTO).
  • L’utilizzo del marchio negli USA deve iniziare entro 6 mesi dal momento della ricezione della Notice of Allowance dall’Ufficio brevetti e marchi statunitense (USPTO). Tale periodo è posticipabile di ulteriori 6 mesi fino al raggiungimento dei tre anni totali, con giusta causa.
  • Il vantaggio di deposito della domanda di registrazione con la dichiarazione “Intent to Use” sta nell’acquisire la data di deposito di fatto anteriore alla data di utilizzo del marchio – un vantaggio che potrebbe rivelarsi fondamentale se dovessero risultare depositi concorrenti contemporanei di marchi identici o simili da parte di terzi.
  • Lo svantaggio di deposito con “Intent to Use” sta nel costo che risulta più elevato per il fatto di dover presentare successivamente lo Statement of Use (tassa ufficiale e onorari dei mandatari).
Quando utilizzare la procedura di deposito con “Intent to use”?
  • Questa procedura è preferibile quando si pensa di investire molto sullo sviluppo del marchio e, quindi, è opportuno assicurarsi che il marchio sia utilizzabile e registrabile negli USA. Quindi si anticipa il tempo di richiesta di registrazione del marchio, in modo da arrivare sul mercato con maggiore certezza di poter utilizzare il marchio scelto.

La Declaration of Use e Statement of Use sono lo stesso documento?

No, la Dichiarazione di Utilizzo e la Dichiarazione di Uso non sono lo stesso documento.

Dichiarazione di Utilizzo (o Declaration of Use o Excusable Nonuse): è un documento presentato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) durante il processo di registrazione di un marchio, tipicamente come parte di una domanda ai sensi della Sezione 1(a) (uso in commercio) o della Sezione 1(b) (Intent to Use – Intento di Utilizzo). Essa dichiara che il marchio viene utilizzato in commercio in connessione con i beni o servizi specificati nella domanda. Di solito viene presentata dopo la domanda iniziale e prima che il marchio venga registrato.

Dichiarazione di Uso (Statement of Use): è specificamente utilizzata nel contesto delle domande basate sull’intento di utilizzo Intent to Use (ai sensi della Sezione 1(b) dell’Atto sul Marchio degli Stati Uniti). Quando un richiedente di marchio presenta inizialmente una domanda basata sull’intento di utilizzare il marchio in commercio ma non lo ha ancora utilizzato, alla fine deve presentare Statement of Use. Questo documento dichiara che il marchio viene ora utilizzato in commercio, fornendo prove di tale utilizzo. Viene presentato dopo che l’USPTO emette un Avviso di Consenso (Notice of Allowance), indicando che il marchio è stato autorizzato per la registrazione in attesa della presentazione di prove di utilizzo.

Anche se entrambi i documenti sono correlati alla prova dell’uso di un marchio in commercio, essi servono a scopi diversi e vengono presentati in fasi diverse del processo di registrazione del marchio negli Stati Uniti.

  • Statement of Use (SoU) deve essere depositato entro 6 mesi dalla Notice of Allowance.
  • SoU può essere depositato solo una volta per tutti o una parte dei prodotti rivendicati.
  • Nello SoU deve essere indicata la data di inizio di utilizzo del marchio in qualsiasi territorio e la data di inizio di utilizzo del marchio negli USA per tali prodotti.
  • SoU deve essere accompagnato dalle prove di utilizzo, come etichette, imallaggi, eventuali fatture ecc.
  • entro 3-4 mesi dal deposito dello SoU si arriva alla registrazione del marchio (certificato di registrazione)

Dichiarazione di Uso Continuo: prove e controlli a campione

L’esaminatore della Dichiarazione di Uso Continuo può effettuare controlli a campione e richiedere prove d’uso per ogni prodotto/servizio menzionato. La mancata presentazione delle prove comporta la cancellazione parziale o totale del marchio.

Invalidazione del marchio per mancato uso

Se il marchio non viene utilizzato dopo la registrazione, può essere invalidato tramite un’azione di cancellazione da parte di terzi.

L’Ufficio brevetti e marchi statunitense accetta varie forme di prova di utilizzo come evidenza a supporto di una registrazione del marchio. Alcuni esempi più comuni:

  • Campioni: Esempi concreti di come il marchio viene utilizzato in commercio. Questo potrebbe includere fotografie o scansioni di packaging del prodotto, etichette, tag o annunci pubblicitari che mostrano il marchio.
  • Screenshot del sito web: Stampe o screenshot di pagine web che mostrano il marchio in connessione con i beni o servizi.
  • Depliant o Cataloghi: Materiali stampati come depliant, cataloghi o volantini che presentano in modo prominente il marchio in connessione con i beni o servizi.
  • Fatture o Ricevute: Documenti che mostrano vendite o transazioni riguardanti beni o servizi contenenti il marchio.
  • Materiali Pubblicitari: Copie di annunci, materiali di marketing o campagne promozionali che presentano il marchio.
  • Campioni di Prodotto: Campioni reali dei beni o del packaging contenente il marchio.
  • Etichette o Tag: Etichette fisiche o tag applicati ai beni, che mostrano il marchio.

USPTO richiede la prova di utilizzo per dimostrare che il marchio viene utilizzato in commercio in connessione con i beni o servizi specificati. La documentazione fornita dovrebbe mostrare chiaramente il marchio utilizzato in modo conforme alla sua registrazione e fare chiaro riferimento all’epoca di utilizzo.

Dopo 5 anni di utilizzo ininterrotto, il titolare può richiedere lo status di incontestabilità per il marchio. La Dichiarazione di Incontestabilità rafforza la posizione del marchio, limitando le contestazioni future. Viene effettuata tramite la Dichiarazione di utilizzo e incontestabilità secondo la Section 15 dell’Atto sul Marchio degli Stati Uniti.

Consigli per la gestione del marchio negli USA

  • Pianificare la presentazione della Dichiarazione di Uso Continuo in anticipo.
  • Conservare accuratamente le prove dell’uso del marchio.

Approfondimenti

Utilizzo dei simboli R e TM negli USA

Il simbolo ™ (TM) può essere utilizzato quando:

  • è stata presentata la domanda di deposito del marchio e può essere mantenuto fino a quando non si ottiene la registrazione. Questo simbolo può indicare che il marchio è in attesa di registrazione. Poiché il processo di registrazione può richiedere del tempo, specialmente se ci sono contestazioni da parte di terzi, l’uso del simbolo TM (™) informa chiaramente i terzi che esistono diritti sull’utilizzo di tale marchio.
 
  • Il simbolo ™ può anche essere utilizzato semplicemente per denotare l’uso di un segno come marchio, anche in assenza di una specifica domanda di registrazione. In questo caso si tratta di utilizzo del marchio come “marchio di fatto” non registrato che comunque gode di protezione, anche se limitata.

Il simbolo ® (R) indica che una data dicitura, frase o logo è un marchio registrato. Deve essere utilizzato solo nel caso di marchi registrati e dall’intestatario o licenziatario.

L’uso prematuro (ante registrazione) del simbolo oppure l’uso improprio (in assenza di registrazione) può portare anche alle azioni legali da parte di terzi, specialmente negli USA, in merito alla pubblicità ingannevole.

L’utilizzo del simbolo TM nei casi in cui non si desideri o non si possa ottenere la registrazione può essere una decisione strategica.

Ad esempio, se il tuo marchio o brand non è registrable perché descrittivo, l’uso costante del marchio può alla fine portarti ad acquisire carattere distintivo, che potrebbe consentirne la registrazione. In questo caso, l’utilizzo del simbolo TM accanto al marchio per un certo periodo di tempo ti permette potenzialmente di dimostrare che hai utilizzato questo brand come marchio per un lungo periodo di tempo – e che è diventato riconoscibile sul mercato come un’indicazione distintiva per la tua azienda.

L’utilizzo del simbolo TM in caso di marchi non registrati può anche segnalare al pubblico in generale (e ai potenziali contraffattori) che ci tieni alla tutela legale del tuo brand. Questo può servire, in alcuni casi, come deterrente alla contraffazione.

Va inoltre tenuto presente che, creando un brand, stai creando un asset intangibile ma importante per la tua azienda. Per i potenziali investitori, questo può essere un fattore critico nel processo decisionale. Sebbene un nome di brand non registrato possa avere un certo valore, non è paragonabile al potenziale valore di un marchio registrato.

Periodo di opposizione:

La data di pubblicazione è la data di inizio del periodo di “Opposizione” di 30 giorni, durante il quale qualsiasi persona o azienda che ritiene di poter subire danni dalla registrazione dell’Applicazione può presentare:

  • un Avviso di Opposizione presso l’Ufficio Brevetti e Marchi (USPTO) citando le ragioni per cui il marchio non dovrebbe essere registrato;

oppure

  • una richiesta di proroga del termine per presentare un Avviso di Opposizione – che di solito viene presentato per consentire ulteriori valutazioni. 

Presumendo che il periodo di opposizione passi senza incidenti, USPTO rilascia il Certificato di Registrazione entro 4 mesi dal termine del periodo di opposizione.

Un marchio descrittivo può ottenere la registrazione nel Supplemental Register. Con l’acquisizione di carattere distintivo (“secondary meaning”), il marchio può passare al Principal Register per una tutela completa. La registrazione nel Supplemental Register consente comunque di opporsi a marchi identici.

Quando la Dichiarazione di uso (Statement of Use) viene presentata solo  per una parte di prodotti / servizi rivendicati con la domanda di registrazione, per i quali si hanno prove di utilizzo effettivo negli USA, il resto dei prodotti e servizi inizialmente rivendicati si possono separare in una domanda di registrazione divisionale. All’esito di tale procedura si avranno due titoli distinti, per lo stesso marchio, ma per i prodotti e servizi divisi.